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 新专利法解释:第二十二条【发明和实用新型专利的专利性条件:新颖性、创造性和实用性】

深圳知识产权律师   2013年12月12日 12:51   留言»  

 新专利法解释:第二十二条【发明和实用新型专利的专利性条件:新颖性、创造性和实用性】

  第二十二条 授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。

  新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

  创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

  实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

  本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

  【解释】对本条的修改主要涉及以下三个方面。

  一是改变了本条第二款和第三款对发明和实用新型的新颖性、创造性作出规定的逻辑结构,将其统一建立在现有技术的基础之上。

  尽管“现有技术”在专利审查实践中已经成为最为常用的术语,但是《专利法》通篇却没有出现这一措辞。本次修改前的本条第二款前半部分实际上隐含了现有技术的定义,却没有冠以“现有技术”的称呼;本次修改前的本条第三款规定:“创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步”,其中采用了“已有的技术”一词,却没有对它作出定义;原《专利法实施细则》第三十条规定“专利法第二十二条第三款所称已有的技术,是指申请日(有优先权的,指优先权日)前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术,即现有技术”,对现有技术作了定义,却没有明确判断本条第二款规定的新颖性的基础也是现有技术。这样的规定方式较为杂乱,使人难于一目了然地弄清各条款之间的关系。

  本次修改后的本条对新颖性和创造性的规定统一采用了现有技术的概念,第二款规定“新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术”;第三款规定“创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步”,最后在本条中增加了第五款,对现有技术进行了定义。这种结构安排和表述方式便于公众理解现有技术的概念和新颖性、创造性的标准。

  二是拓宽了现有技术的范围,规定为申请日以前在国内外为公众所知的技术均属于现有技术。

  本次修改前的本条第二款对不同类型的现有技术规定了不同的地域范围,其中以出版物方式公开的现有技术的范围是全球性的;以使用或者其他方式公开的现有技术的范围仅限于国内。因此,对于专利申请日前在国外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术,均不能作为现有技术来判断发明和实用新型专利申请的新颖性、创造性。随着经济全球化趋势的日益明显和科学技术的迅猛发展,尤其是网络技术的突飞猛进,出版物公开与非出版物公开之间的界限已经越来越模糊,将非出版物公开的现有技术限制在我国地域之内已逐渐变得没有实际意义,且缺乏可操作性。更为重要的是,对没有公开发表过,但在国外已经被公开使用过或者公开销售过的产品或者方法,只要在我国国内还没有公开使用或者销售,就可以在我国被授予专利权,这不利于鼓励真正的发明创造,提高我国授权专利的质量和水平。让国外已经能够为公众自由使用的技术在我国受到专利权的控制,会损害公众的合法利益,也不利于企业之间的公平竞争。随着专利制度的国际协调,现在绝大多数国家的专利法对现有技术的地域范围都没有加以区分。因此,本次修改取消了对现有技术的地域性限制,采用了国际通行的绝对新颖性标准。

  由于本次修改前的本条第二款对现有技术有地域性限制,必然需要明确哪些类型的公开限于我国境内,哪些类型的公开不限于我国境内。既然取消了地域性限制,就没有必要再列举公开的类型了。因此,本次修改《专利法》将本条第五款简化了对现有技术的定义,该款规定“本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”

  采用本次修改后的“现有技术”概念,发生在外国的公开使用或者以其他方式为公众所知的技术内容将会构成现有技术,可以作为驳回专利申请或者请求宣告专利权无效的证据。何种证据能够证明相关技术已经在国外公开使用或者以其他方式为公众所知,将是实践中非常重要的问题。对此,国家知识产权局制定的《审查指南》将作出明确规定,以避免标准不明确、不统一而带来混乱。

  三是改变了构成抵触申请的条件,使抵触申请包含任何单位或者个人在先申请、在后公布或者公告的发明或者实用新型专利申请。

  根据本条第二款的规定,判断一项发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性,除了与属于现有技术中的所有技术相比之外,还要看是否存在与该申请的技术内容相同的在先提出在后公布或者公告的申请,即抵触申请。构成抵触申请的发明或者实用新型虽然不是在后申请的申请日以前已经公开的技术,不能按照现有技术的概念影响在后申请的新颖性,但是如果对申请日不同但内容相同的两份申请都授予专利权,就会导致对同样的发明创造重复授予专利权的结果,这不符合“禁止重复授权原则”。规定存在抵触申请的发明或者实用新型专利申请也不具备新颖性,不能被授予专利权,是落实“禁止重复授权原则”的重要举措。

  然而,按照本次修改前的本条第二款的规定,能够构成抵触申请的,仅限于“他人”在先提交的发明或者实用新型专利申请。这样,同一申请人在先提交的发明或者实用新型专利申请,就不能构成该申请人随后提交的另一份发明或者实用新型专利申请的抵触申请。在这样的情况下,要避免重复授权,只能依据修改前的《专利法实施条例》第十三条第一款的规定。

  值得注意的是,采用有关抵触申请的规定防止重复授权与依据《专利法实施条例》第十三条第一款的规定防止重复授权,两者在效果上是不同的。对前者而言,依照本条规定应当采用新颖性的判断方式,即判断在后发明或者实用新型专利申请的权利要求书所要求保护的技术方案是否被抵触申请的整个申请文件披露,除了抵触申请的权利要求书之外,还包括其说明书和附图;对后者而言,国家知识产权局在《审查指南》中规定了一种比较特殊的判断方式,即判断先后两份发明或者实用新型专利申请是否要求保护相同的技术方案,也就是仅对两份专利申请的权利要求书的内容进行比较。

  两种判断方式相比,存在两方面的区别。第一,从判断的难易程度上看,新颖性标准是世界各国专利法都有规定的标准,经过上百年的专利实践已经形成了成熟和规范的判断规则,因此前者运用起来更为容易一些;第二,从防止重复授权的效果上看,前者显然更加严格一些,因而能够更为彻底地防止重复授权。例如,在先申请和在后申请的说明书都披露了产品和制造该产品的专用设备,但在先申请仅仅要求保护该产品,而在后申请要求保护该专用设备,此时就不能依据修改前的《专利法实施条例》第十三条第一款,对在后申请不授予专利权;但依据本次修改后的本条第二款,在先申请的说明书和权利要求书均可以作为评价在后申请要求保护的技术方案是否具有新颖性的基础,由于在后申请要求保护的专用设备已经在在先申请的说明书中记载,因而在先申请进行了公布或者授权公告的情况下,在后申请也不能授予专利权。

  本次修改,将本条第二款中原来规定的“他人”改为“任何单位或者个人”,扩大了抵触申请的范围,能够更为彻底地防止重复授权,这在我国专利申请数量剧增,重复申请的现象时有发生的背景下,具有重要意义。

  除前述实质性修改外,还对本条第二款的措辞作了完善,在有关抵触申请的表述中增加了“申请日以前”、“或者公告的专利文件”的文字。

 

  本条规定发明和实用新型专利的专利性条件,即新颖性、创造性和实用性。

  一、概述

  各国专利法公认,申请专利的发明必须符合新颖性、创造性和实用性三个条件,才能授予专利权。采用实用新型制度的国家的法律也都规定,实用新型必须符合这三个条件,才能准予注册或者授予专利权。

  申请专利的发明或者实用新型应当具有新颖性,才能被授予专利权,这是由专利制度的性质所决定的。国家之所以对一项发明创造授予专利权,为专利权人提供一定期限内的独占权,是因为他向社会公众提供了前所未有的发明,值得被授予这样的权利。对于已经公知的技术来说,公众有自由使用的权利,任何人都无权将它纳入其专利独占权的范围之内,否则就损害了公众的利益。规定新颖性条件的目的,就在于防止将已经公知的技术批准为专利,它是授予发明和实用新型专利权最为基本的条件。不具有新颖性,其他条件就根本不用考虑了。

  申请专利的发明或者实用新型仅仅具有新颖性还是不够的。虽然前所未有,但如果普通技术人员很容易想到,也不应当授予专利权,否则专利就会太多太滥,对公众正常的生产经营活动产生不适当的限制。所以,专利法规定发明和实用新型还必须具有创造性,才能被授予专利权。

  申请专利的发明或者实用新型要取得专利权,还必须能够在产业上应用,也就是必须具有实用性。建立专利制度的目的是为了鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用。从这一宗旨出发,授予专利权的发明和实用新型应当具有实用性,这是理所当然的。

  一种较为普遍的说法将新颖性、创造性、实用性合称为“专利性条件”,但是也有人认为“专利性条件”还包括专利法第二条、第五条、第二十五条的规定。由于存在不同的理解,因此在采用“专利性条件”这一说法时应当注意其含义范围,避免产生混淆。

  二、新颖性

  关于新颖性,许多国家专利法采用的规定方式是:首先定义现有技术的概念,然后规定如果一项发明不属于现有技术,它就具备新颖性。所谓“现有技术”,是指已经公开的、公众可以得知的所有技术知识的总和。对实用新型新颖性的定义方式也一样。尽管我国专利法第二十二条第二款采用的新颖性定义方式与上述方式相比略有不同,但实际上采用的新颖J性标准与国际上普遍采用的标准是一致的。

  1.判断新颖性的时间标准

  判断一项发明或者实用新型是否具有新颖性,需要将要求保护的技术方案与已经公开的技术进行比较,这就涉及到一个时间点的问题。以什么时间点作为判断的标准,是新颖性的一个十分重要的问题。

  国际上采用的新颖性时间标准基本上有两种,一种是以发明创造的完成日期作为判断新颖性的时间标准,目前世界上只有极少数国家采用这种标准。发明是什么时候完成的,有时很难确定,在发生纠纷时要提出证明也很困难。因此,绝大多数国家采用另外一种标准,也就是以提出专利申请的申请日作为判断新颖性的时间标准。这种方式鼓励及早申请专利,而且容易判断,简便易行。

  我国以申请日作为判断新颖性的时间标准。也就是说,申请日以前公开的技术都是现有技术,申请日当日公开的技术不算在现有技术之内。至于申请日以前可以追溯到什么时候,从理论上说是没有限制的。如果有关专利申请要求另外一份在本国或者外国提出的在先申请的优先权,则以优先权日作为判断新颖性的时间标准,也就是以在先申请的申请日,而不是以在后申请的实际申请日作为判断新颖性的时间标准。如果被要求优先权的在先申请有两个或者两个以上,那么在判断在后申请的各项权利要求的新颖性时,要以不同的优先权日为判断新颖性的时间标准。

  有的国家的专利法,例如日本特许法,不仅规定以申请日为准,还进一步规定要以同一日中的具体时间为准。这种作法过于具体了,会带来实际操作上的困难,我国没有采用这种作法。

  2.申请日以前公开的现有技术

  技术知识的公开可以有各种不同的方式。根据本条第二款的规定,可以将现有技术分成两种类型:一种是出版物公开;另一种是使用公开或者以其他方式公开。本条第二款采用的措词使后者囊括了除出版物之外的所有公开形式,使用公开只是对“以其他方式为公众所知”的一个举例。

  之所以需要区分上述两种类型的现有技术,是因为我国专利法对这两种类型的现有技术的适用范围有不同的规定。前者包括国内外公开的出版物;后者仅仅包括在国内公开的行为。由于存在对适用范围的不同规定,就使判断现有技术的公开类型成为依据我国专利法判断新颖性的一个十分重要的问题。随着科学技术的不断发展,传递信息的手段和方式越来越多,在许多情况下要严格区分这两种类型的现有技术变得更加困难了。许多国家的专利法采用的是所谓“绝对新颖性”,也就是不仅出版物公开是全球范围的,其他方式的公开也是全球范围的。在这种模式下,区分技术信息的公开类型就变得不重要了,因为只要相关技术信息已经为公众所知,就足以对随后就相同内容提出的发明或者实用新型专利申请的新颖性产生影响,与采用何种公开方式无关。这一点是我国的专利工作者必须注意的。世界知识产权组织目前正在进行实质性专利法协调条约(SPLT)的制定工作,该条约草案也准备采用“绝对新颖性”的标准。从长远的角度来看,我国专利法有关新颖性的规定势必也要转变为绝对新颖性标准。

  (1)出版物公开

  出版物公开是以“书面方式”披露技术信息。出版物不限于印刷的,也包括打字的,手写的,用光、电、磁、照相等方式复制的;其载体不限于纸张,也包括各种其他类型的信息载体,如缩微胶片、影片、磁带、光盘、照相底片等等。

  目前,用于判断新颖性的出版物主要包括专利文献、科技期刊、书籍,此外还有学术论文、专业文献、技术手册、样本、说明书、产品目录,以及公开的会议记录和技术报告等等。能够用于判断新颖性的现有技术,不仅包括这些出版物的文字内容(文字、符号、数字、公式)所表达的技术信息,也包括图纸、附图所表达的技术信息。在许多情况下,图纸是公开技术内容的重要手段。

  出版物不论是在国内还是在国外出版或公布,也不论采用何种语言,只要是公开发行的,公众能够看到,出版物的内容就算是公开了。

  若要将出版物公开的内容作为现有技术,该出版物本身应当能够表明其公开日期或者有其他证据证明其公开日期是在某项发明或者实用新型专利申请的申请日之前。

  随着网络技术的迅猛发展,在网络上发布的信息越来越多。许多传统的以纸件方式公开的信息,已经逐渐变化为以上网形式公开。这一变化,大大促进了信息在全球范围内的传播,大大扩充了人类所能够获得的技术信息的来源。网上公开的技术信息是否可以视为现有技术?如何认定这样的现有技术?这是目前尚在讨论的问题。从网络信息的发展态势来看,专利法不可能无视这一巨大的信息来源。从长远的观点来看,网络信息无疑会作为现有技术的一部分。世界知识产权组织于2000年就此问题进行了一次调查,结果绝大多数国家对此问题的回答都是肯定的。目前人们的疑虑主要是来自“技术”方面的因素,例如,引用网上公开的技术信息作为现有技术判断新颖性时,如何保证有关信息内容的确定性、如何确认公开日期等等。这些问题是由于网络传递信息的方式与传统出版物传递信息的方式有很大不同而导致的。我们有理由相信随着时间的推移和网络技术的不断发展完善,这些问题能够得到解决。对于我国来说,除了考虑网络信息是否构成现有技术这一基本问题之外,还需要考虑网络信息是属于“出版物”类型,还是属于“以其他方式公开”类型的问题。日本专利法有关新颖性的规定与我国专利法相似,日本特许厅发布的审查指南已经明确将网络信息归入出版物的类型。

  (2)其他方式公开

  出版物以外的其他方式的公开,主要包括使用公开、销售公开、口头公开等。

  使用行为可以导致技术内容的公开,包括在公开场合使用一项技术,例如可供公众参观的建筑物等等。销售行为也可以导致技术内容的公开,包括销售、交换、提供采用发明或者实用新型技术方案的产品。展览、展示行为也可以导致技术内容的公开,包括在展览会、展销会、交易会上展出采用发明或者实用新型技术方案的产品、方法等等。口头公开行为也可以导致技术内容的公开,包括通过口头交谈、讲课、报告、讨论发言、在广播电台或者电视台播放等等方式,使公众了解有关技术内容。

  如上所述,由于本条第二款采用了“以其他方式”的开放式措词,因此实际上不必一一穷举各种公开方式。“其他方式”不仅包括现在已经为人们所采用的除出版物之外的各种信息公开方式,还包括今后有可能新出现的信息公开方式。我国专利法的这种规定方式为专利法适应社会的发展提供了足够的余地。

  上述两种类型的公开方式有时也可以结合起来。例如在展览会上展出一种新式机器,同时向观众分发说明该种机器的资料,这就将展览和书面说明的方式结合起来了。

  (3)构成现有技术的条件

  根据本条第二款的规定,无论采用出版物的方式公开,还是采用诸如使用方式或其他方式公开,要构成能够对一项发明或者实用新型专利申请的新颖性产生影响的“现有技术”,有一个共同的条件或者标准,这就是必须使有关技术内容“为公众所知”。这一点十分重要。从我国实施专利法以来的实践情况来看,在许多有关新颖性的复审和无效宣告请求案件中,争论焦点就集中在是否满足这一条件上。

  所谓“为公众所知”,不是指有关技术内容已经为公众中所有的人实际得知,而是指有关技术内容已经处于向公众公开的状态,使想要了解其技术内容的人都有可能通过正当的途径了解,而不仅仅是为某些特定人所能了解。这种向公众公开的状态只要客观存在,有关技术就被认为已经公开,至于有没有人了解或者有多少人实际上已经了解该技术是无关紧要的。

  若要认定构成能够为公众所知的现有技术,上述状态必须已经实际存在,而不能仅仅是一种“可能”;而这种状态的性质是使有关技术内容“能够”为一般公众所了解。在理解“为公众所知”的含义时,有时容易对上面所述的“可能”与“能够”之间的关系产生混淆,需要特别予以注意。

  例如,申请人在提出申请之前将介绍其发明的稿件交给了某期刊的出版社,出版社的编辑在申请日之前阅读了该稿件。按照一般的概念,投稿人和出版社之间存在着默示的信任关系,在一般情况下,稿件的内容在正式出版发行之前不会为公众所知,所以在正式出版发行之前不能认为该稿件的内容已经公开。可能有人会认为,编辑也有可能会破坏这种信任关系,将稿件的内容透露出去,这不是也有可能为公众所知吗?但是,这仅仅是一种“可能”,而不是事实,为公众所知的状态还没有实际出现,不能以这种可能性或者推测作为依据。在期刊正式发行之后,能够为公众所知的状态就已经实际存在,而不再是一种“可能”了,因此从发行那一天开始,稿件的内容就构成了现有技术。但是,这种状态是公众想要知道就能够知道的状态,而不是为多少人实际得知的状态。判断是否构成现有技术,不必考虑有多少人实际得知的问题。在正式发行之后的一段时间内,有可能实际上没有任何人阅读过所发布的文章,但是这一点对构成现有技术的结论丝毫不产生影响。

  又例如,公开使用也应当让公众中的任何人都有可能看到或者使公众中的任何人都有可能使用,才会使有关技术内容成为现有技术。这种使用要在公众可以到达的地方进行,让公众能够观察到发明或者实用新型的应用方式,并且能够清楚地看到发明或者实用新型的全部细节。举例来说,一种新型变压器具有经过改进的内部绕组结构,那么仅仅将该种变压器在公开场合安装使用就不足以使之成为现有技术,因为公众不可能以合法的方式通过在公开场合安装使用的该变压器而了解该变压器的内部结构。销售或者提供采用发明或者实用新型的产品,在一般情况下都会构成现有技术,因为购买者或者获得者有权对其产品进行观察研究,甚至进行破坏性拆卸,以了解其全部技术细节。仍以上述变压器为例,如果公开出售该种变压器,则构成了现有技术。在公开销售后,有可能实际上没有任何人拆开该变压器以了解其内部结构,但是这一点并不重要,因为“能够为公众所知”的状态已经实际存在。至于在工厂内部制造、使用发明或者实用新型产品,不能认为是使用公开,因为工厂一般不对外开放,公众不能自由进去参观。

  再例如,在学校讲课,听讲的学生没有保密义务,讲课的内容应当认为已经公开。讲演、报告,如果对听众的身份没有限制,也没有规定保密义务,报告内容也已公开。至于个人之间的谈话涉及发明或者实用新型技术内容的,不应认为构成现有技术,因为这种谈话的参与者一般都是工作上的同事,相互之间存在着信任关系,没有理由认为公众能够通过这种谈话就得知有关技术内容。

  再例如,发明人完成一项发明,有时需要反复进行试验和改进;在完成发明的过程中,有时也需要与外单位进行协作,这在我国的科研工作中是常有的事情。协作的方式之一是发明人制造新产品的样品,委托一些用户单位试用(不是试销),要求这些试用单位对该产品提出试用鉴定报告。这种试用的目的是为了进一步完善该产品,而不是一种公开的使用或者销售行为。接受委托的单位比较少而且是经过选择的。委托单位和受委托单位之间存在着信任关系。这种试用不会使有关的技术处于为公众得知的状态,所以不算公开。

  事实上,一项发明在申请专利之前,由于种种原因总会有一些人了解其发明的内容,其中有的是发明人的同事,有的是发明人的上级,有的是参与鉴定发明的专家,还有的是与发明人签订技术转让合同的人。同事、上级与发明人之间存在着信任关系,按社会观念应有保密义务。参与鉴定的人依照政府规定有保密义务。至于技术受让人,如果合同中有保密约定,被许可人也负有保密义务。所以这些人了解发明内容,不能认为发明已为公众所知。

  如何适当掌握构成公开,也就是构成现有技术的条件,对一个国家的科技政策和产业政策来说会产生十分重要的影响。一方面,要确保已经公知的技术不再落入某人的专利独占权范围之内,保障公众有使用任何公知技术的自由,否则就会影响正常的生产经营活动;另一方面,也不应使新颖性的标准变得过于苛刻,以至于对发明人、设计人作出发明创造产生不适当的限制作用,使之动辄得咎,从而影响公众进行发明创造的积极性。制定新颖性标准的目的绝非用于束缚发明人的正常研究活动。

  美国法院作出的一些判决认为,只要公众中任何一个人在申请日之前得知了发明的内容,该项发明就算已经公开了。如果仅从这些判决来看,美国采用的构成公开的标准似乎比上面所述的标准严格得多。一些人看到美国法院的这些判决后,也认为以有关技术是否处于能够为公众中非特定的人得知的状态作为判断新颖性的标准过于宽松了。然而,我们必须注意到美国采用的是先发明制。从理论上说,发明人的任何公开行为都不会早于他作出发明创造的日期,因此美国的发明人不必担心其开发研究中进行的有关活动影响其发明创造的新颖性。另一方面,按照美国专利法第101条的规定,在申请日之前一年之内公开的任何技术都不影响一份专利申请的新颖性,其中包括申请人自己公开的技术,也包括他人公开的技术。美国将这一规定也称为“宽限期”(grace period),但是该宽限期的适用范围比我国专利法第二十四条所规定新颖性宽限期的适用范围大得多。采用这种极为宽松的新颖性限期,是因为美国没有采取早期公开专利申请的制度,申请专利的发明只有等到授予专利权时才会公诸于众。在这种情况下,如果不采取这种新颖性宽限期,就会大大影响新科学技术的尽早公开。由于美国专利制度的上述不同特点,尽管美国法院采用的判断是否构成公开的标准很严格,但是从总体标准上看,美国的新颖性标准比我国专利法规定的新颖性标准更为宽松。对于我们来说,如果不全面了解美国的专利制度,在我国采用范围有严格限制的新颖性宽限期的情况下,片面地效仿美国法院所采用的认定构成公开的标准,则无异于“刻舟求剑”,势必使我国的发明人、设计人处于一种过于严格的新颖性标准之下,不利于鼓励我国公众进行发明创造的积极性。

  以美国为代表的新颖性标准和以欧洲为代表的新颖性标准体现了两种不同的思路:前者从严掌握构成公开的条件,但给予很宽的新颖性宽限期适用范围;后者严格限制新颖性宽限期的适用范围,但对构成公开的条件作较为宽松的解释。两者或许有可能殊途同归,但其出发点和实际效果仍然有很大不同。两者相比孰优孰劣,似乎很难给出一个简单的结论。在讨论制定实质性专利法协调条约(SPLT)的过程中,美国等国家主张采用范围较宽的新颖性宽限期,主张规定在申请日之前的一年时间内,发明人(包括申请人)作出的任何公开以及直接或者间接地从发明人那里获得有关信息的其他人作出的任何公开均不影响新颖性。美国对其主张的解释是为了鼓励发明人尽早将其发明创造公诸于众,同时避免对发明人的研究开发工作带来不必要的束缚。但是,美国的主张显然也不乏希望其他国家将就美国本国法律的因素,这是美国在国际事务中采取的一贯立场。目前,除了美国之外,采用较宽的新颖性宽限期的国家有加拿大、俄罗斯、阿根廷、日本、韩国、乌克兰、罗马尼亚、摩纳哥、肯尼亚等国家。例如,日本和韩国的专利法规定,申请人在申请日之前的6个月内在国内外出版物上发表其发明不会影响其新颖性。美国的提议得到了一些国家的响应,然而绝大多数欧洲国家采用的新颖性标准与我国的新颖性标准相似,没有采用美国式的新颖性宽限期,因此美国推行其主张并不容易。在世界知识产权组织2001年5月举行的第一次实质性专利法协调条约讨论会上,几乎没有展开讨论就将草签草案中有关新颖性宽限期的方案搁置起来,留待以后再讨论。可以预料,这一问题将成为该条约制定过程中的焦点问题之一。

  3.在先提出、在后公布的发明或者实用新型专利申请

  根据本条第二款的规定,在判断新颖性时还要考虑一种较为特殊的情况,这就是他人就相同的发明或者实用新型在被判断其新颖性的专利申请(下称在后申请)的申请日或者优先权日之前已经向国家知识产权局提出但尚未公布的另一件发明或者实用新型专利申请(下称在先申请)。由于在先申请在在后申请的申请日之前尚未公布,还不能为公众所知,本来不应影响在后申请的新颖性。但是,为了避免就同样的发明或者实用新型重复授予专利权,本条第二款规定在后申请不能被授予专利权。在这种情况下,也有人将在先申请称为在后申请的“抵触申请”,其含义是:由于对于在后申请来说,存在一个与之相“抵触”的在先申请,因而不能授予专利权。

  专利法实施条例第十三条规定:同样的发明创造只能被授予一项专利。这就是所谓“禁止重复授权”的原则。实现这一原则有两种可能的作法,一种作法是将对在后申请的权利要求与在先申请的权利要求进行比较。如果权利要求相同,就将在后申请驳回,以免重复授予专利权。有人将这种作法称为“先权利要求制”,是从避免授权专利的保护范围彼此完全重叠的角度出发的。另一种作法是将在后申请的权利要求与在先申请的说明书和权利要求书所记载的全部内容进行比较,判断是否具有新颖性。如果不具有新颖性,就将在后申请驳回。这种作法被称为“全文内容制”,是从新颖性的角度出发的。

  参见前面对专利法第九条的解释,为了防止重复授权,我国专利制度采取了上述两种作法并行的方式,也就是针对不同的情况采用不同的作法。更具体地说,对同一申请人针对同一发明或者实用新型提出两份以上的专利申请,以及对不同申请人同日对同一发明或者实用新型提出的两份以上的专利申请,我国采取的是“先权利要求制”;只有对不同申请人先后对同一发明或者实用新型提出两份以上的专利申请,而且在前一申请属于申请在先、公开在后的情况下,才采取“全文内容制”。

  按照本条第二款的规定,采用他人的申请在先、公布在后的发明或者实用新型专利申请来判断在后申请的新颖性,应当注意如下几点:

  第一、在先申请必须于在后申请的申请日(或者优先权日)之前向国家知识产权局提出,不包括于在后申请的申请日当日提出的他人申请。在先申请还必须于在后申请的申请日以后由国家知识产权局依照规定予以公布,包括在申请日当日公布的在内。这里所说的公布,是指发明专利申请自申请日(要求优先权的,是优先权日)起满十八个月时的公布或者应申请人的请求而进行的提前公布,以及实用新型专利申请被授予专利权时的公告。如果在先申请因被撤回、被视为撤回或者被驳回而没有公布或者公告,就不能用于评价在后申请的新颖性。

  第二,在先申请的申请人不能与在后申请的申请人相同。如果同一申请人提出一份发明或者实用新型专利申请后,因对其发明创造作了改进而提出另一份发明或者实用新型专利申请,或者由于其他原因而又提出一份同样的发明或者实用新型专利申请,其在先申请不影响在后申请的新颖性。按照本条第二款的规定,能够影响在后申请的新颖性的仅仅是他人提出的在先申请。

  第三,在判断在后申请的新颖性时,可以用于进行比较的在先申请的内容是该申请的全部内容,包括说明书(和附图)和权利要求书,但不包括摘要,也不包括优先权文件。如果在后申请的权利要求所要求保护的技术方案已经记载在在先申请的说明书和权利要求书中,应当以缺乏新颖性为理由驳回在后申请。

  第四,专利法第九条、实施条例第十三条的规定与本条第二款关于抵触申请的规定不能混同。假设甲乙两个人各自完成了同样的发明,分别向国家知识产权局提出了发明专利申请,甲申请在先,乙申请在后。如果两个人的申请都符合专利法的规定,按照先申请原则,专利权应当授予甲。如果甲的申请在乙的申请的申请日(或者优先权日)以后没有公布就撤回了,乙的申请无论根据上述哪一条规定,都可以被授予专利权。如果甲的申请是在乙的申请的申请日以后公布了再撤回的,乙的申请虽然按照先申请原则可以被授予专利权,但因按本条第二款的规定丧失了新颖性,所以不能被授予专利权。

  第五,对于在申请日之前为公众所知的现有技术来说,不仅可以采用单独一份现有技术与申请专利的发明或者实用新型进行比较,以确定该专利申请的新颖性,还可以将它与其他的现有技术结合起来,对该专利申请的创造性进行判断。但是对于抵触申请来说,只能用于评价在后申请的新颖性,而不能与其他现有技术结合起来,评价在后申请的创造性。这一点在本条中没有明确规定,而是通过专利法实施条例第三十条予以规定的。

  4.新颖性的判断

  新颖性是针对专利申请中权利要求所要求保护的技术方案而言的,因此被判断的那一发明或者实用新型专利申请的权利要求内容是判断新颖性的依据。新颖性的判断是进行一种比较,也就是将各项权利要求的内容与现有技术进行对比,看看一项权利要求的内容是否已经为单独一份现有技术所公开。

  新颖性的判断需要注意如下几点:

  第一,专利申请或者专利中的每一项权利要求是判断新颖性的最小单元,也就是必须将一项权利要求的所有内容作为一个整体来看待。不能将权利要求记载的内容分割开来,仅就其中一部分内容,例如前序部分的技术特征或者特征部分的技术特征判断其新颖性,更谈不上对单个的技术特征判断其新颖性。

  第二,在判断新颖性时,只能将权利要求的内容与单独一份现有技术中所公开的技术方案单独进行对比,不能将两份或者两份以上的现有技术公开的技术方案结合起来,与一项权利要求进行对比。所谓“单独一份现有技术”,通常是指物理意义上独立存在的各个现有技术。以专利审查中应用最多的专利文献为例,是指每一份由其说明书、附图、权利要求书等文件所构成的单独一份专利文件。对于科技文献来说,是指在期刊上或者学术研讨会上发表的单独的各份论文、文章。不允许将多份现有技术结合起来,具体说来就是不允许将多份专利文件、多份科技论文结合起来,形成一个技术方案,用于判断一项权利要求所要求保护的技术方案的新颖性。对于以公知公用方式为公众所知的现有技术来说,“单独一份现有技术”,一般是指单独的一台设备或者一个产品,不允许将不同设备、产品或者其部分结构组合起来,判断一项权利要求所要求保护的技术方案的新颖性。但是需要注意的是,如果一项权利要求所要求保护的技术方案本身就是多个设备的组合,则现有技术中同样的设备组合可以用于判断该权利要求的新颖性。

  上述单独对比的原则是各国在判断新颖性时普遍采用的原则,但是却很少有国家将这一原则写入其专利法中。世界知识产权组织正在制定的实质性专利法协调条约(SPLT)草案首次以法律条文的方式,明确规定了单独对比的原则,即“判断新颖性时,现有技术的内容(items of prior art)只能单独予以考虑。”同时,该条约实施条例的草案又规定在判断新颖性时,还可以结合考虑如下的现有技术:

  (1)有助于判断最接近现有技术是否能够实施的现有技术;

  (2)被最接近现有技术所引用的现有技术;

  (3)用于解释最接近现有技术中所采用术语的含义的现有技术;

  (4)证明最接近现有技术中没有公开的特征实际上已经暗含在其中的现有技术。

  上述规定体现了新颖性判断的最新国际发展趋势,对我们理解“单独对比”的原则有一定的参考、指导意义。

  第三,权利要求是由构成其技术方案的技术特征所组成的。在判断新颖性时,只有当一项权利要求中记载的所有技术特征都在一份现有技术中公开了,才能得出该权利要求不具备新颖性的结论。一项权利要求所记载的技术特征中只要有一个没有被一份现有技术所公开,相对于该份现有技术而言,不能认为该权利要求的内容丧失了新颖性。由这种判断方式可以看出,本条第二款所说的“同样的发明或者实用新型”,并不意味着当我们说一项权利要求的内容不具备新颖性时,是指该项权利要求的内容与一份现有技术所公开的技术内容相比不多不少,正好相同,而是指前者已经被后者所覆盖。因此,当一份现有技术公开的技术内容多于一项权利要求的技术内容时,一般可以得出该权利要求书的内容不具备新颖性的结论。

  第四,各项不同的权利要求的新颖性必须分别予以判断。权利要求有独立权利要求和从属权利要求之分,所谓“从属”,是方便申请人撰写权利要求、方便公众阅读理解权利要求的一种撰写方式,并不意味着一项从属权利要求的新颖性与其独立权利要求有什么必然的联系。独立权利要求不具备新颖性,不等于其从属权利要求也不具备新颖性。

  第五,根据专利法实施条例的有关规定,专利说明书中除了详细记载发明的技术方案之外,还应当写明发明所属的技术领域,发明所要解决的技术问题,亦即发明所要达到的目的,以及发明所产生的有益效果。权利要求书通常记载的是发明的技术方案,一般不包括对发明所属领域、发明目的和有益效果的表述。因此,在判断新颖性的时候,除了主要考虑权利要求的内容之外,还应当考虑说明书中记载的有关内容。如果一份现有技术的所属技术领域、发明目的、或者效果与申请专利的发明、实用新型有实质性的区别,则不应影响后者的新颖性。但是需要注意的是,对于发明目的和效果而言,判断中需要考虑的是申请专利的发明、实用新型以及现有技术的客观的发明目的和效果,而不是简单地考虑其声称的发明目的和效果。客观的发明目的和效果都与现有技术的状况有关,以不同的现有技术作为比较的参照,关于发明目的和效果的结论就会有所不同。由于申请人经常不可能完全了解现有技术的整体状况,因此其声称的发明目的和效果与其客观的发明目的和效果之间常常存在差距。在许多情况下,只要采用了相同的技术手段,就会获得相同的效果,因而也就达到了相同的目的,这一点不会因为主观表述的不同或者因为进行比较的现有技术是一种公知产品,较为难于得知其“目的”而有所改变。在技术方案、所属技术领域、发明目的、有益效果这几个因素中,技术方案是判断新颖性最为主要的因素。

  如上所述,“与单个的现有技术相比较”是判断新颖性的一个十分重要的概念。然而,随着网络技术的发展,上述概念也受到了一定的挑战。如今,网络公开信息常常采用一些与传统书籍、文章不同的方式。例如,由于受计算机屏幕尺寸的限制,为了方便读者,网络有时将有关内容按照层次分解开来,采用一种递进表述方式。阅读时,使用者可以根据其需要,利用点击方式,由此及彼,层层展开,逐次了解他所希望了解的内容,使用起来十分方便。若将各个层次内容的总和视为一份现有技术,则其信息量常常相当庞大;若将其视为多份现有技术,又有一个如何划分的问题。此外,“链接”(hyperlink)技术在互联网上得到了极为广泛的应用,它将各种信息有机地联系在一起,大大方便了使用者对信息的索取和获得。这种链接与传统的索引或者引证有些相似,但是对于读者来说远比传统的引证更为直接和方便,因为相互链接的信息可以立即获得。被链接的内容,有些就是同一网站中的相关内容,有些则是不同网站或者数据库中的内容,其地理位置可能相当遥远,而对于读者来说却感觉不到其中的区别,可以信手拈来,仿佛近在咫尺。这样,传统专利法理论中的物理意义上的“单个现有技术”的概念,到了互联网时代已经开始变得复杂和含糊了。这也是科技进步给专利制度带来的新问题之一,在世界知识产权组织进行的有关网络信息作为现有技术的调查中,许多国家都十分关注“链接”将给新颖性的判断带来何种影响,这一点应当引起我们的高度重视,及早进行研究以确定我国的立场态度。

  三、创造性

  本条第三款规定了创造性的定义。

  一项发明和实用新型即使具有新颖性,但如果与现有技术相比其变化很小,是所属技术领域的技术人员容易想到的,没有产生意料不到的效果,则仍然不应当授予专利权。假如这样的发明或者实用新型也授予专利权,势必使专利太多太滥,从而对公众应用已知技术产生不适当的限制作用。所以本条规定,授予专利权的发明或实用新型除了必须具有新颖性之外,还必须具有创造性。

  1.创造性的概念

  按照本款的规定,创造性的标志有两个,即:就发明而言,是指具有突出的实质性特点和显著的进步;就实用新型而言,是指具有实质性特点和进步。由此可以看出,发明专利和实用新型专利的不同点之一,就是对发明的创造性要求高于对实用新型的创造性要求。

  根据实施条例第三十条的规定,本条第三款所述的“申请日以前已有的技术”,是指申请日以前在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过,或者以其他方式为公众所知的技术,即现有技术。这里所说的申请日,如果要求在先申请的优先权,是指优先权日。实施条例第三十条的规定表明:第一,抵触申请不能用于评价一份发明或者实用新型专利申请的创造性,第二,当我们采用“现有技术”一词时,其范围不包括抵触申请。一些著述将抵触申请包括在现有技术的范围之内,或者将它称为一种特殊的现有技术,应当说这样的说法是不正确的(但是,实质性专利法协调条约(SPLT)倾向于将抵触申请视为现有技术的一部分,从而与我国专利法实施条例的规定有所不同)。

  本条第三款所述的“已有的技术”与本条第二款前半部分所表达的现有技术相比,在类型、范围和构成条件上都是基本上相同的。但是,本条第二款采用的表述方式是“没有同样的发明或者实用新型公开过”,而第三款所说的是与“已有的技术”相比较,两者在表述上有所不同,这一点是有其原因的。专利法要求申请发明或者实用新型专利的发明创造必须是一个完整的技术方案,对它的记载必须以所属技术领域的技术人员能够实现为准;权利要求书中记载的是要求保护的技术方案,因此也应当是完整的技术方案。由于只有当一份现有技术公开了权利要求所要求保护的技术方案,才能得出该权利要求的内容不具备新颖性的结论,因此能够对新颖性产生影响的现有技术,一般情况下都必然是公开了完整技术方案的现有技术。这是本条第二款采用“没有同样的发明或者实用新型公开过”这一表述方式的原因。当然,影响新颖性的文献中记载的技术方案可能早已是公众熟知的技术,人们一般不会将它们视为“发明”或者“实用新型”,因此在判断新颖性时,一般不必考虑现有技术是否构成一项专利法意义下的“发明”或者“实用新型”,这也是本条第二款表述方式中不够理想的地方。创造性判断与新颖性判断的最大不同之处在于允许将不同的现有技术组合起来,与一项权利要求的内容进行比较。在这种情况下,可以引用的现有技术就不一定是一个完整的技术方案了,它可以是片段的技术信息,例如某个局部的结构等等。只要相关现有技术的结合能够形成一个可以与权利要求的内容相比的完整技术方案,就是判断创造性时予以考虑的。这是本条第三款将用于判断创造性的技术称为“已有的技术”,而不是“发明或者实用新型”的原因。

  本条第三款所说的“有突出的实质性特点”、“有实质性特点”,是指申请专利的发明或者实用新型与申请日(或者优先权日)以前已有的技术相比,在技术方案的构成上具有实质性的区别,不是在已有的技术基础上,通过逻辑分析、推理或者简单试验就能够自然而然得出的结果,而是必须经过创造性思维活动才能获得的结果。其中“突出”一词表明对发明专利和实用新型专利的实质性特点的要求在程度上有所不同。

  本条第三款所说的“有显著的进步”、“有进步”,是指申请专利的发明或者实用新型同申请日(或者优先权日)以前已有的技术相比,其技术方案具有良好的效果。其中“显著”一词表明对发明专利和实用新型专利的进步的要求在程度上有所不同。这里所说的效果具有广泛的含义,它不仅包括从技术角度来看的效果,也包括从社会意义来看的效果。例如,发明或者实用新型克服了现有技术中存在的缺点和不足、使某项已知技术有了新的用途、对保护生态环境或者保护稀有动物有益等等,都可以认作是本条第三款所要求的进步。另一方面,本款所说的“有进步”、“有显著的进步”并不意味着申请专利的发明或者实用新型在任何方面与已有的技术相比都有所进步。对于发明创造来说,在一个方面取得进步,有时就不得不在另外一些方面作出牺牲,这是十分常见的事情,要求发明创造在所有方面都有进步或者显著进步就显得过于苛刻了。

  新颖性判断的是发明或者实用新型是否与单独一份现有技术相同,因此其判断是较为客观的。针对特定的发明、实用新型和特定的现有技术,无论谁来判断,其结论一般说来都会基本上一致。创造性的判断则不同。是否具有“实质性特点”和“进步”,以及是否“突出”和“显著”,有一个程度的问题,不同水平的人来判断,其结论会有所不同。为了使创造性的判断有一个尽可能统一的标准,不致于因人而异,有必要建立一个统一的“参照系”,这就是所谓“所属技术领域的技术人员”的概念。按照国际上普遍采用的概念,所谓“所属领域的技术人员”是指一种假设的人,他知道发明或者实用新型所属技术领域中所有的现有技术,具有该领域中普通技术人员所具有的一般知识和能力。引进这一概念的目的在于统,一创造性的判断标准,尽量避免受具体判断人员主观因素的影响。

  按照本条第三款采用的表述方式,要符合创造性的要求,必须同时满足有“实质性特点”和“进步”这两方面的要求。对于发明专利来说,所述的“实质性特点”和“进步”还必须分别是“突出”的和“显著”的。这种“和”的逻辑关系带来的一个问题是:对于这两方面的要求,是否需要分别独立地进行判断,只有当分别到达一定的要求时,才能得出具备创造性的结论。关于创造性的标准,许多国家采用的是“非显而易见性”一词。例如,欧洲专利公约规定,如果一项发明与现有技术相比,对所属领域的技术人员来说是非显而易见的,则该发明具备创造性。这些国家在判断是否显而易见时,既可以考虑技术方案本身是否存在足够大的区别,也可以考虑该技术方案是否产生意料不到的效果,两者都是表明申请专利的发明非显而易见的重要因素。针对一项具体的发明来说,两个方面中可能有某一方面更为突出,因而对确认创造性起较大的影响。例如,一种人工合成的新药,其化学结构与已知物质的化学结构之间的区别可能是细小的,单从技术方案本身来看,该区别或许不够“突出”,但如果该种药品治疗某种疾病的效果十分显著,是人们所未曾预料到的,则仍然认为符合创造性的标准,应当提供专利保护。由此可见,国际上普遍采用的创造性判断方式是将“实质性特点”和“进步”这两个方面的条件综合起来予以考虑的,此“长”可以彼“消”,没有分别规定两者应该达到的标准。这种方式比较合理,符合建立专利制度的宗旨。我国自实施专利法以来,十分注重在创造性的判断标准上与国际标准保持一致,因此在依据本条第三款的规定判断创造性时,实际上采取的是与国际标准基本上相同的标准。

  2.创造性的判断

  新颖性的判断和创造性的判断有一个逻辑上的顺序关系。在判断时,首先应当确定一项发明或者实用新型是否具备新颖性,也就是判断是否存在一份单独的现有技术公开了该发明或者实用新型的整个技术方案。只有当没有这样的一份现有技术存在,亦即具备新颖性的情况下,才需要进一步判断是否具备创造性,也就是判断若干现有技术的结合是否使发明或者实用新型的技术方案对于所属领域的技术人员来说是显而易见的。一项不具备新颖性的发明或者实用新型,不可能具备创造性。

  对创造性的判断,是将发明、实用新型专利申请或者专利的权利要求的技术方案与申请日(或者优先权日)以前已有的技术作比较的基础上进行的。应当注意的是,判断的基础是权利所要求保护的技术方案,而不是说明书中记载的内容。判断时,应当将每一个权利要求的内容作为一个整体来看待,并需要对每一项权利要求分别进行判断。

  如上所述,创造性的判断比新颖性的判断更为困难。为了使创造性的标准尽可能客观,许多国家采用了如下的判断模式:

  第一,确定一份与发明或者实用新型最为接近的现有技术,以此作为判断创造性的基础,分析一项权利要求所要求保护的技术方案与该最为接近的现有技术之间的区别。

  第二,确定是否存在其他现有技术,它们与上述最为接近的现有技术相结合,能够形成与权利要求所要求保护的技术方案相同的技术方案。

  第三,判断将所述其他现有技术与最为接近的现有技术相结合,对于所述领域的技术人员来说是否显而易见。

  上述三个步骤中,前两个步骤取决于检索、对比的结果,工作量较大,但是其判断是比较客观的,受主观因素的影响很小。判断的难点在于第三个步骤。现有技术的组合应当考虑对发明所属技术领域的普通技术人员来说,是否有令人信服的理由想到将这些对比文件的内容结合在一起以及组合的难易程度。需要考虑的因素包括:被组合的现有技术是来自相邻的技术领域,还是来自较远的技术领域;被组合的现有技术的相关程度;需要组合的现有技术的数量是少还是多等等。创造性的判断不可避免地会有主观判断的因素,上述判断模式的好处在于能够将主观因素限制到一个最小的范围。

  判断创造性时,下面有一些辅助性判断基准可以作为参考:

  开辟一个全新领域的发明,称为开创性的发明,毫无疑问具有创造性。例如我国古代四大发明:指南针、造纸术、活字印刷和火药。此外如蒸汽机、收音机、雷达、激光器和原子反应堆等,在发明当时就是如此。

  然而,能够被称为开创性发明的并不多,世界上绝大多数发明都是在现有技术的基础上作出的改进型发明。其中有的是解决了人们长久以来一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术问题;有的是克服了某个技术领域中技术人员普遍存在的偏见,纠正了人们对自然科学规律的错误认识;有的是将现有技术进行新组合,取得了预料不到的技术效果。如果申请人或者专利权人能够证明其发明或者实用新型具有这些效果,一般情况下可以认为具有创造性。

  创造性是一种社会意义上的概念,而不是简单的对与错的逻辑概念。正因为如此,目前国际上还没有一种方法,例如一种计算机程序,能够代替人来确定发明的创造性。在判断具体发明或者实用新型的创造性时,应当以本条第三款的规定为根据,分析每项发明或者实用新型的具体情况,综合考虑各种因素,作出恰如其分的判断。

  四、实用性

  1.实用性的概念

  申请专利的发明或者实用新型必须能在产业中应用。换句话说,发明或者实用新型不能是抽象的、纯理论的东西,只能在理论上、思维上予以应用,而必须是能在实践中实现的东西。所谓产业,具有广义的含义,其范围包括工业、矿业、农业、林业、水产业、畜牧业、运输业、交通业、服务业等。所谓应用,是指如果申请专利的是一种产品或者产品的部件,该产品就必须能够制造出来并且产生预期的作用;如果申请专利的是一种方法,该方法就必须能够在实际中予以使用并产生预期的作用。

  能够产生积极效果,是指发明或者实用新型制造使用后,与现有技术相比所具有的有益的效果。这种效果可以是技术效果,也可以是经济效果或者社会效果,例如提供新的产品、提高产品的产量、改善产品的质量、增加产品的功能、节省能源或原材料、改善劳动条件、防治环境污染、有助于改善社会风尚等。明显无益、严重污染环境或者严重浪费能源的发明或者实用新型,则因缺乏积极效果而不能授予专利。

  要求申请专利的发明或者实用新型具有实用性,并不是要求这种发明或者实用新型在申请时已经实际予以制造或者使用,由此来证明产生了积极效果。本款所要求的只是根据申请人在说明书中所作的清楚、完整的说明,所属领域的技术人员根据其技术知识或者经过惯常的试验和设计后,就能够得出申请专利的发明或者实用新型能够予以制造或者使用,并能够产生积极效果的结论。

  要求申请专利的发明或者实用新型具有实用性,也不是要求发明或者实用新型已经高度完善,毫无缺陷。事实上,任何技术方案都不可能是完善无缺的。只要存在的缺点或者不足之处没有严重到使有关技术方案根本无法实施,或者根本无法实现其发明目的程度,就不能因为存在这样或者那样的缺点或者不足之处,否认该技术方案具有实用性。

  应当注意的是,按照过去的观点,发明创造本身是否符合授予专利权条件的条件一般可以分成如下两个层次:首先判断专利申请涉及的内容是否属于能够授予专利权的范围,也就是判断申请的内容是否符合专利权实施条例第二条关于发明、实用新型的定义,以及是否属于专利权第五条、第二十五条所排除的情形;只有当上述判断的结论认为属于能够授予专利权的范围时,才需要进一步判断是否符合新颖性、创造性和实用性的要求。换句话说,实用性的判断属于上述第二个层次的判断。但是,随着科学技术的发展和新兴领域的出现,能够被授予专利权的范围在不断扩大。然而,各国对此的立场有所不同,因此这一问题成了国际上有关专利制度的突出问题之一。事实上,在讨论是否属于能够授予专利权的范围时,在一些情况下实际上是依据实用性的标准。在下面关于专利法第二十五条的解释中,将对此作进一步的说明。

  2.实用性的判断

  我国专利法将实用性与新颖性、创造性并列在一起,在同一法条中予以规定,许多人习惯上将它们称为授予发明和实用新型专利权的“三性”标准。但是应当注意的是,实用性的判断与新颖性、创造性的判断有较大的区别。如前所述,新颖性和创造性的判断都是将申请专利的发明或者实用新型与申请日之前的现有技术进行比较;实用性涉及的是对发明或者实用新型本身性质的判断,而不是一种比较性质的判断。

  前面说过,新颖性和创造性的判断有一个逻辑上的顺序关系,应当首先判断是否具备新颖性,然后再判断是否具备创造性。现在,一个问题是实用性的判断与新颖性、创造性的判断之间是否也存在类似的逻辑关系?一般说来,在对发明和实用新型专利申请进行审查时,应当首先判断是否具备实用性,因为如果发明或者实用新型缺乏实用性,审查员就可以直接得出不能授予专利权的结论,没有必要再进行检索,进而对其新颖性和创造性进行判断。由于检索是一件工作量很大的事情,这样作能够避免国家知识产权局在人力资源上的浪费。但是需要指出的是,这种顺序主要是从节约程序、尽可能缩短审查时间的角度出发的,与新颖性和创造性之间在逻辑顺序上的关系有所不同。从判断的内容上看,实用性的判断与新颖性、创造性的判断是彼此独立的,相互之间没有关联,因此无论先评价实用性,还是先评价新颖性、创造性,都不应认为有什么逻辑上的不当。

  发明或者实用新型专利申请属于下述情形之一的,应当认为不具备实用性:

  (1)缺乏技术手段。具备实用性的发明或者实用新型,应当是一项已经完成的技术解决方案。如果申请仅仅提出了发明的任务,而没有说明实现其任务的技术手段,或者只说明了部分技术手段,该发明就是一项尚未完成的发明,它不能制造或者使用,因而不具备实用性。

  (2)违背自然规律。具备实用性的发明或者实用新型应当符合自然规律。如果申请专利的发明或者实用新型违背公认的、经过实践证明的自然规律,例如能量守恒定律,则显然是不能实现的,因而不具备实用性。

  (3)利用独特的自然条件完成的技术解决方案。例如,针对特定的港湾提出的港口设计方案,针对特定河段作出的桥梁设计方案,是与特定的自然条件联系在一起的,不可能直接适用于其他不同的地方,因而不具备实用性。

  (4)无积极效果。具备实用性的发明或者实用新型应当能够产生预期的有效效果。明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型不具备实用性。

  与本条规定的新颖性、创造性标准相比,以缺乏实用性来驳回一件专利申请的情况是比较少的,因为本条规定的能够制造或者能够使用的条件比较容易得到满足。正因为如此,过去人们对实用性标准不很重视,有的人甚至认为这一标准可有可无。但是,随着专利制度的不断发展,尤其是医药技术、生物技术、信息技术的发展,有关的专利申请数量大增,实用性标准的作用有了新的体现。例如,有关生物基因的专利申请应当符合什么样的要求才能授予专利权,是国际上正在探讨的问题。许多有关生物基因的专利申请在提出申请的时候所完成的工作仅仅是找出了基因的排序,而这种排序具有何种技术意义、能够以何种方式予以应用尚属未知。考虑到生物技术的巨大发展前景,西方一些公司迫不及待地希望用申请获得专利来“跑马圈地”,占领高科技领域的制高点。针对这种情况,欧盟理事会1998年2月26日通过了一个关于生物技术发明的法律保护的指令,其中第5条(3)明确规定,基因序列或者基因序列的某一部分的工业实用性必须在专利申请中公开。PCT实施条例第5条也规定:如果从发明的说明或者性质不能明显看出该发明能在工业上利用的方法以及其制造和使用方法,应当在说明书中明确指出这种方法;如果发明只能被使用,则应当在说明书中明确指出使用的方法。可以认为,面对科学技术不断发展的态势,实用性标准发挥了维护专利制度正常秩序、保护公众合法利益不受损害的重要作用。

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