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新专利法解释:第二十条【中国人向外国申请专利的手续和国际申请】

深圳知识产权律师   2013年12月08日 12:45   留言»  

新专利法解释:第二十条【中国人向外国申请专利的手续和国际申请】

  第二十条 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

  中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的,应当遵守前款规定。

  国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。

  对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。

  【解释】对本条的修改涉及以下两个方面。

  一是删除了中国单位或者个人向外国申请专利必须委托涉外代理机构的规定。

  修改前的本条第一款规定,中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理。根据该规定,中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,首先必须由国家知识产权局指定的涉外专利代理机构进行代理;然而许多国家的法律有与我国《专利法》相似的规定,即在该国申请专利的,必须委托该国依法设立的专利代理机构进行代理,通常由代理该专利申请的我国涉外专利代理机构转为委托。这样,国内单位或者个人向外国申请专利实际上需要双重委托代理。

  随着我国经济、科技实力的逐步壮大,我国许多企业开始走向国际市场、参与国际竞争,越来越多地向外国申请专利势在必然。现实中,对于我国的一些企事业单位,特别是不熟悉国际事务的中小企业来说,除了委托外国专利代理机构之外,可能还有必要委托国内专利代理机构为其提供必要服务;但是对于熟悉国际事务、拥有专门人才的大型公司来说,情况就不是这样的。鉴于这种情况,向外国申请专利是否还需要委托国内专利代理机构,应当由我国申请人根据其实际需要自主决定,没有必要强制性地规定必须委托国内专利代理机构予以代理。

  据此,本次修改删除了中国单位或者个人向外国申请专利必须委托我国代理机构的规定,以方便我国申请人向外国申请专利。

  二是将中国单位或者个人向外国申请专利必须首先在中国申请,改为必须事先报经国家知识产权局进行保密审查。

  对于在我国境内完成的发明或者实用新型,如果涉及国家安全或者重大利益,根据《专利法》第四条的规定,应当按照《保守国家秘密法》及其实施办法的规定予以保密,不得因在中国申请普通专利而公开,也不得因向外国申请专利而公开。因此,本条规定,在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先经过保密审查。根据上述规定,只要是在中国完成的发明或者实用新型,无论是由中国人完成,还是由外国人完成,也无论是由中国单位,还是外国单位享有申请专利的权利,就该发明或者实用新型向外国申请专利前,应当向国务院专利行政部门提出保密审查请求,经过审查认为不涉及国家安全或者重大利益的,才可以向外国提出专利申请。关于如何认定某项发明或者实用新型是否是在中国完成的,《专利法》本身未直接规定,需要参考《专利法实施条例》关于发明人的定义。原《专利法实施细则》第十二条规定,发明人或者设计人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因此,如果对一项发明或者实用新型的实质性特点的创造性贡献是由中国境内的自然人作出的,该发明或者实用新型就是在中国完成的。对于多国研发人员合作完成的发明或者实用新型,如果要确定是否属于在中国完成的,则可以根据权利要求或者技术方案进行判断。关于保密审查的具体程序,将在配套的行政法规中予以明确。

  本次修改在本条中增加了一款,明确了违反保密审查要求的法律后果,即“对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。”该款所述“不授予专利权”包括三种情况:一是在初步审查中发现申请人有违反本条第一款的情况而驳回其申请;二是在实质审查中发现申请人有违反本条第一款的情况而驳回该申请;三是在无效程序中因发现申请人有违反本条第一款的情况而宣告被授予的专利权无效。

 

  本条是关于中国人向外国申请专利的手续和国际申请的规定。

  一、关于向外国申请专利

  根据本条第一款规定,我国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,应当符合以下三个要求:第一,首先应向我国国家知识产权局申请专利;第二,应当委托涉外代理机构办理;第三,应当遵守本法第四条的规定。

  要求我国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利前首先应当向我国申请专利,主要是为了更充分地保护国内申请人的利益。某项发明创造是否需要向外国申请专利、向哪些国家申请专利以及申请何种专利,需要经过慎重考虑。另外,向外国申请专利需要提交该国语言的申请文件、了解该国的具体要求、缴纳费用等,这些都需要较长时间的准备。因此,如果国内申请人作出发明创造后直接向外国申请专利,其在外国得到的申请日就会较晚。相反,申请人在国内作出发明创造后首先在我国提出一份专利申请,能够很快获得申请日和申请号。这样就可以将这份确定了申请日的国内申请作为优先权的基础。我国是巴黎公约的成员国,根据该公约所规定的优先权原则,我国单位或者个人在其国内申请的申请日起十二个月或者六个月内,向巴黎公约的任何成员国申请专利并要求在我国的这份申请的优先权的,都可以将在我国这份申请的申请日作为在外国申请的申请日。此外,我国专利法第二十五条规定对某些领域的发明不授予专利权,但有些国家可能对这些领域的发明给予专利保护,尽管我国单位或者个人不能就这些领域的发明在我国获得专利权,但他们可以首先在我国提出专利申请,然后在向外国申请专利时以此申请为基础要求优先权。这就使我国发明人能够尽快获得在外国申请的申请日,大大地方便了申请人。此外,专利制度的主要作用之一是为公众尽早提供新的发明创造的信息。我国公布、公告的专利申请或者专利是以中文发布的,配有完备的国内发行、检索渠道,能够方便地为国内公众获得和利用。因此,要求我国单位、个人首先向我国申请专利既符合申请人的利益,也符合国家和公众的利益。

  我国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,除了首先应当向国家知识产权局申请专利外,还应当委托涉外代理机构办理。也就是说,我国申请人不能自行或者直接委托外国的代理机构向外国申请专利,也不能委托国内代理机构向外国申请专利。这一要求也主要是为了保障我国申请人的利益。因为各国一般都要求外国人向本国申请专利时应当采用该国语言,因此向外国申请专利需要有相当好的外语水平,同时还应当对外国专利制度有相当程度的了解。这一点不仅申请人难以做到,一般的国内专利代理机构也难以胜任。

  在第二次修改专利法之前,我国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,不仅应当首先向我国申请专利和委托涉外代理机构办理,而且还应当经国务院有关主管部门同意。本次修改删除了必须经国务院有关主管部门同意的规定。这是因为,根据机构改革的精神,行政机关应当转变职能,原则上不干预当事人行使民事权利。同时,随着我国改革开放的不断深入,经济成分趋向多元化,个人和一些企业并不隶属于特定的行政主管部门,规定向外国申请专利必须首先获得国务院有关主管部门的同意,在实际操作上也有很大困难。尤其是在国务院机构改革以后,这个问题更加突出。为了贯彻“走出去”的战略,鼓励我国单位、个人向国外申请专利,使其合法权益在国外获得最大限度的保护,增强我国在国际市场上的竞争力,专利法第二次修改时删除了“并经国务院有关主管部门同意”的规定。

  专利法的第二次修改对本条作出的另一处修改是规定我国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,应当遵守本法第四条的规定,即“发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的,按照国家有关规定办理”。这是因为,我国申请人在外国申请专利的,各国都会在授权前或者授权后对该申请予以公布或者公告。如果某项发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密,就该项发明创造向外国申请专利就会造成泄露国家秘密。所以,一项发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的,就不能向外国申请专利,只能向我国申请保密专利。本条的这一修改与前面所述的修改是彼此相关的。过去,我国单位或者个人向外国申请专利必须经国务院有关主管部门同意,而主管部门审批的主要内容之一,就是核实申请的内容是否需要保密,因此不必专门规定遵守专利法第四条的规定。依据第二次修改后的专利法,我国单位和个人可以自行决定是否向外国申请专利,这样就有必要在本条中明确这一点。一项发明创造是否涉及国家安全和重大利益需要保密,申请人自己有时难于作出恰当判断,而国家知识产权局的审查程序之一就是核实专利申请是否需要保密。因此,按照第二次修改后的专利法所确定的模式,确认一项专利申请是否涉及国家安全或者重大利益需要予以保密,也是规定我国单位和个人应当首先向我国申请专利的原因之一。

  本条第一款的规定适用于中国单位或者个人在国内完成的发明创造。这里的中国单位是指按照我国法律成立从而具有我国国籍的单位,它不仅包括全民所有制单位、集体所有制单位、股份有限公司、有限责任公司、私营企业以及其他混合所有制单位,也包括依照我国法律成立的三资企业。如果是我国派出国外进修人员或者其他出国人员在国外完成的发明创造,则可以首先在完成国申请专利,然后根据情况在国内和在其他国家申请专利。

  二、关于专利国际申请

  本条第二款和第三款是关于专利国际申请的原则规定。

  第二款的规定有两层含义:第一,我国单位或者个人可以根据我国参加的有关国际条约提出国际申请;第二,我国单位或者个人就其在国内完成发明创造提交国际申请的,应当首先向国家知识产权局提出申请,同时应当委托涉外代理机构办理,并遵守本法第四条关于保密的规定。第三款规定国家知识产权局处理国际申请的法律依据,即有关国际条约、专利法和国务院有关规定。第二款和第三款所称有关国际条约是指PCT条约,所称的国际申请是指按照该条约提出的专利申请,也就是人们平常所称的“PCT申请”。第三款所称国务院有关规定是指专利法实施条例和国家知识产权局作出的其他有关行政法规。

  本条第二款和第三款是专利法第二次修改中新增加的内容,是为了解决PCT条约在我国的实施问题。我国于1994年加人PCT条约,原中国专利局同时成为PCT条约规定的国际申请的受理局、国际检索单位和国际初步审查单位。由于PCT条约的某些规定与我国专利法的相应规定有所不同,而且由于国际申请具有其特殊性,因此国际申请进人我国国内阶段时不能完全适用专利法及其实施条例的某些规定。为了履行该条约规定的义务,解决如何受理国际申请、如何进行国际检索和国际初步审查、如何使指定或者选定我国的国际申请与国内程序相衔接的问题,原中国专利局在1994年以局长令的形式颁布了一个部门规章,对有关问题作了具体规定。以部门规章的形式对国家法律法规作出变通规定显然是不适当的,但是当时专利法刚刚经过第一次修改,无法再作变动,为了按时履行PcT条约规定的义务,只能采取这种作法。针对上述问题,专利法第二次修改时在本条中增加了第二款和第三款的规定。当然,这两款规定只是非常原则性的规定。在第二次修改实专利法施细则时新增加了第九章“关于国际申请的特别规定”,其中共包括18条新增加的条款,对本条的原则性规定予以具体化、明确化。

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