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新专利法解释:第十九条【申请专利的代理】

深圳知识产权律师   2013年12月06日 12:45   留言»  

新专利法解释:第十九条【申请专利的代理】

  第十九条 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托依法设立的专利代理机构办理。

  中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的,可以委托依法设立的专利代理机构办理。

  专利代理机构应当遵守法律、行政法规,按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务;对被代理人发明创造的内容,除专利申请已经公布或者公告的以外,负有保密责任。专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。

  【解释】对本条的修改涉及以下两个方面。

  一是取消了由国家知识产权局指定涉外专利代理机构的规定。

  修改之前的本条第一款规定:“在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理。”这一规定在我国实施《专利法》的初期是必要的。当时专利代理行业尚处于初创阶段,能够胜任涉外专利代理工作的机构不多。为了维护专利申请人的利益,为对外开放创造良好的环境,有必要对涉外专利代理机构设立行政审批,确保其具有办理涉外专利代理事务的能力。

  随着我国专利代理行业日趋成熟,越来越多的专利代理机构具备了办理涉外专利代理事务的能力。2000年按照国务院的统一部署,全国绝大多数专利代理机构完成了脱钩改制工作,成为自主经营、自负盈亏的独立的社会中介服务机构,其获得平等市场竞争地位的呼声日趋高涨。另外,外国申请人有能力自行选择适合的专利代理机构代理专利事务,同时也希望获得更大的选择余地。基于上述理由,指定涉外专利代理机构这一行政审批项目已经可以用市场机制来代替。如果仍然由国家知识产权局指定涉外专利代理机构,将不合理地限制各专利代理机构的发展壮大。为了进一步促进专利代理行业的健康发展,在行业内营造公平的竞争环境,本次修改删除了本条第一款关于由国家知识产权局指定涉外专利代理机构的规定。

  虽然本条第一款删除了国家知识产权局指定涉外专利代理机构的职能,但并没有允许外国人、外国企业或者外国其他组织可以委托任何中国单位或者个人代理其申请专利和其他专利事务,更没有允许其直接向国家知识产权局申请专利,而要求必须委托依法设立的专利代理机构办理。所谓“依法设立的专利代理机构”,是指按照《专利代理条例》的规定,由国家知识产权局批准设立的专利代理机构。

  二是明确规定代理国内申请专利和其他专利事务的机构也应当是依法设立的专利代理机构。

  修改前的本条第二款规定“中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的,可以委托专利代理机构办理。”该款规定表明,国内单位或者个人在国内申请专利或者办理其他专利事务,没有强制性委托专利代理机构的要求,根据其自身需要,可以委托专利代理机构办理,也可以不委托专利机构,自己办理。然而,该款没有明确表明所述“专利代理机构”是何种机构。本次修改,将本条第二款所称“专利代理机构”改为“依法设立的专利代理机构”,一则表明代理中国单位或者个人申请专利和其他专利事务的机构也应当是按照《专利代理条例》规定,由国家知识产权局批准设立的专利代理机构;二则表明“依法设立的专利代理机构”既可以代理本条第一款所述事务,也可以办理本条第二款所述事务,不必予以区分。

 

  本条规定申请专利的代理。

  民法意义上的代理是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为,由被代理人对代理人的代理行为承担民事责任的法律关系。根据代理权产生的依据,代理可以分为委托代理、法定代理和指定代理三种。委托代理是指按照被代理人的委托而进行的代理;法定代理是指直接依照法律的规定而进行的代理(例如监护人的代理行为);指定代理是指按照人民法院或者有关单位的指定而进行的代理。

  专利代理是指专利代理机构受申请人的委托,在委托人授权范围内,代替委托人办理专利申请或者其他专利事务的法律行为。专利代理机构在受委托的权限内进行的代理行为,对委托人发生效力,即该行为所取得的权利和产生的义务由委托人享有或者承担。从专利代理机构与委托人的关系上看,专利代理属于民事代理,但从其所从事的代理行为上看,专利代理又不同于一般的民事代理,因为专利代理所从事的代理行为不是民事行为,而是行政相对人为获得某种权利而进行的申请行为,是一种行政法上的行为。

  申请人申请专利或者办理其他专利事务,需要委托他人代理,有的是因为自己忙于其他事务,有的是因为自己缺乏专利方面的知识。决定是否申请专利需要考虑很多问题,如一项技术成果是否符合专利条件,是否适于用专利权予以保护等等。决定申请专利之后,又要考虑很多问题,如应当申请何种专利,权利要求应当怎样撰写才能获得有效的保护,以及是否需要向外国申请专利,应当向哪些国家申请等等。此外,申请专利还需要在国家知识产权局办理许多手续,在审查过程中要能够妥善答复审查意见通知书。所有这些不仅需要技术知识,更需要有专利法的专门知识。普通技术人员熟悉技术,但不熟悉专利法。专利代理人受过这方面专业知识的训练,不仅可以向申请人提供咨询意见,而且也可以帮助申请人办理具体的申请事务。对于国家知识产权局来说,专利代理人代办专利申请,一般能比较符合专利法的要求,可以减轻国家知识产权局的工作负担,加速审批程序的进行。因此,申请人委托专利代理机构办理专利事务于申请人和国家知识产权局都是有利的。

  根据民法原理,委托代理应当遵循自愿原则,即是否委托代理、委托谁代理以及是否接收代理,应当根据当事人的自愿,任何组织和个人不得强制。因此,本条第二款规定,中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的,可以委托专利代理机构办理。这就意味着,我国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务,是否委托专利代理机构,完全由其自主决定。

  本条第一款规定,在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构办理。之所以如此规定,其原因在于专利代理与普通的民事代理有所不同,专利代理机构所从事的代理行为不是民事行为,而是一种行政法上的申请行为。被代理人因这种代理行为与国家知识产权局之间形成一种行政程序法律关系。在这种法律关系中,国家知识产权局需要向被代理人即申请人送达文件。如果申请人在我国境内没有居所或者营业所,国家知识产权局直接向申请人送达文件需要较长的时间,甚至难以送达。为此,在我国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者其他组织申请专利和办理其他专利事务,应当委托代理。此外,强制要求代理还有利于保护有关申请人的利益。首先,根据国家主权原则的要求,外国人和外国组织在我国申请专利应当使用中文,在我国没有经常居所或者营业所的外国人和外国组织往往不懂中文,我国的专利代理机构可以为申请人提供良好的专业翻译。其次,不要说外国申请人,就是外国的专利代理人也往往不熟悉我国关于申请专利的各种形式上和实质上的要求,所以需要中国专利代理机构提供帮助。

  有人认为,本条第一款的规定事实上是对在我国没有经常居所或者营业所的外国人在我国申请专利的权利进行限制,不符合巴黎公约规定的国民待遇原则。实际上,巴黎公约第二条在关于国民待遇的规定中明确指出,各成员国法律中关于司法和行政程序、管辖权以及指定送达地址或者委托代理人的规定,均可予以保留。因此,前述认识是不准确的。

  我国的专利代理机构分为两种,一种是办理涉外专利事务的专利代理机构,简称涉外代理机构;另一种是办理国内专利事务的专利代理机构,简称国内代理机构。前者既可以受委托办理国外委托人在我国申请专利和其他专利事务,也受委托办理国内委托人向国外申请专利和其他专利事务,还可以受委托办理国内申请人在国内申请专利和其他专利事务。而后者只能受委托办理国内委托人在国内申请专利和其他专利事务。之所以需要将专利代理机构分为两种,是因为办理涉外专利事务需要有相当好的外语知识,并且对外国的专利制度也应有一定的了解,一般的专利代理机构难以胜任。随着我国改革开放事业的发展和专利制度的日趋完善,国家知识产权局指定的涉外专利代理机构已经由实施专利法之初的几家发展到了目前的二十几家。国家知识产权局制定了这样的方针,即在将来具备条件的情况下,不再区分涉外与国内,所有的代理机构都可以承接涉外专利代理事务。

  根据本条第一款,涉外代理机构的资格是由国家知识产权局指定的。在1984年制定专利法的时候,由于当时专利制度在我国是一个新制度,为慎重起见,专利法规定涉外代理机构由国务院指定。后来随着专利制度在我国的逐步发展,越来越多的代理机构能够胜任涉外专利代理工作,指定涉外专利代理机构这样的具体事务已不必由作为国家最高行政机关的国务院承担,因此在1992年修改专利法实施条例时,将本条规定的“国务院指定”解释为“国务院授权专利局指定”。为了使实施条例与专利法的规定协调一致,明确指定代理机构的职能,专利法第二次修改时将本条第一款所述的“国务院指定”修改为“国务院专利行政部门指定”。

  在专利代理关系中,代理人代理权限的范围完全由被代理人即申请人决定。申请人既可以授予全部的代理权,即代理机构有权代理从申请到授权到年费的缴纳等专利申请的所有事务,也可以授予部分代理权,例如申请人将代理分为授权前事务的代理和授权后事务的代理,前者包括申请的提交、申请的补正和修改、答复审查意见通知书、请求实质审查等,后者包括缴纳年费、代理专利权人对他人提出的无效宣告请求进行答辩、办理专利权的转让以及专利实施许可的有关事务等。申请人也可以仅授予代理机构对一项专利申请事务的代理权,例如代理提交申请。专利申请的代理既可以只涉及一个申请,也可以涉及几个申请。申请人也可以委托一个专利代理机构办理其所有的申请。如果申请人认为代理机构没有忠实地履行代理事务,将有损其利益,可以提前取消委托。

  本条第二款所称中国单位与第十条和第二十条的含义相同,是指按照我国法律成立从而具有我国国籍的单位,它不仅包括全民所有制单位、集体所有制单位、股份有限公司、有限责任公司、私营企业以及其他混合所有制单位,而且包括依照我国法律成立的三资企业。

  本条第三款是关于专利代理机构行为准则的原则规定,是专利法第二次修改时新增的内容。按照该款规定,专利代理机构作为接受申请人的委托办理专利申请和其他专利事务的中介机构,在履行代理职责的过程中,应当遵守民法通则、合同法等法律关于代理的规定,同时应当按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务,忠实维护被代理人的利益,不得从事任何损害被代理人利益的行为。这是对专利代理机构及其工作人员的基本要求。此外,对被代理人发明创造的内容,除专利申请已经公布或者公告的以外,专利代理机构负有保密责任。这是因为,专利申请中的发明创造在被国家知识产权局依法公布或者公告之前,专利法不给予任何保护,申请人只能将其作为商业秘密予以保护。如果专利申请在被依法公布或者公告之前被代理机构泄露,则该发明创造在被授予专利权前就无法获得任何保护,甚至可能使该申请丧失新颖性从而无法获得专利权。所以,不论在申请前还是申请后,也不论是否提出了申请,只要专利代理机构由于接受被代理人的委托知悉了发明创造的内容,除非该申请已经被依法公布或者公告,专利代理机构及其工作人员都负有保密责任,不得随意利用该发明创造,不得告知无权得知该发明创造的人,更不得以书面或者口头方式向公众公开。本款所称“公布”指发明专利申请依照本法第三十四条经初步审查后的公布;“公告”系指实用新型和外观设计专利申请依照本法第四十条经初步审查后授予实用新型或者外观设计专利权的公告。前述是专利代理机构的基本行为准则,但在原有专利法中没有任何体现。因此,在本次专利法的修改中增加了上述内容。但是,这些要求如何具体落实,专利代理机构违反这些要求应当承担什么法律责任,专利代理机构及其工作人员的资格如何取得等问题,不可能在专利法或者其实施条例中予以规定。因此,本款又明确规定,专利代理机构的管理办法由国务院规定。国务院在1992年颁布了专利代理条例,这个条例是目前专利代理机构管理方面的主要法律依据。随着实践的发展,这一条例已经显得与现实情况不太适应,需要在适当时候予以修订

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